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  La tutela internazionale del marchio e il caso AC Milan in Germania

Il 10 novembre, il Tribunale dell’Unione Europea ha rigettato il ricorso della nota società calcistica italiana contro la decisione dell’EUIPO (Ufficio dell’Unione Europea per la proprietà intellettuale) di non concedere la registrazione internazionale del marchio “AC Milan”.

La sentenza costituisce il primo arresto giudiziario di una vicenda iniziata nel 2017, quando la società presentò una richiesta di registrazione internazionale del marchio da utilizzare per il catalogo di prodotti della squadra.
Mesi dopo la InterEs Handels, società tedesca attiva nella vendita di prodotti da cancelleria e cartoleria, presentava opposizione sostenendo di aver registrato anteriormente (nel 1988) lo stesso marchio “Milan”. Essendo molto nota sul territorio tedesco, la vendita del merchandising della squadra avrebbe creato confusione nei consumatori.
La decisione dell’EUIPO ha confermato che il rischio di confusione era effettivamente esistente, seppur limitato ai prodotti simili venduti dalle due società, e ha perciò negato la richiesta di registrazione del marchio Europeo (di fatto negando la protezione simultanea).

Se osserviamo in modo più approfondito i profili giuridici del caso, occorre fare una piccola premessa.
Il marchio UE (MUE) rappresenta uno strumento di tutela della proprietà industriale che ha validità simultanea su tutto il territorio dell’Unione Europea. Una volta riconosciuta la registrazione, quindi, la tutela legale è estesa in tutti gli Stati membri. Questo strumento si aggiunge alla possibilità di chiedere il riconoscimento del marchio a livello nazionale (seguendo le procedure di volta in volta previste) e non è possibile un riconoscimento parziale (che escluda alcuni degli Stati) del MUE.

Per ottenere il Marchio Europeo, le aziende interessate devono presentare l’apposita richiesta all’EUIPO, dimostrando di possedere tutti i requisiti richiesti dall’art. 7 del Regolamento UE 2015/2424 (la novità del marchio, la capacità distintiva, la liceità, ecc.).

A seguito dell’opposizione presentata dalla compagnia tedesca, le problematiche giuridiche affrontate possono così riassumersi:

  1. La denominazione AC Milan è elemento dominante del marchio di cui è richiesta la registrazione?
  2. La notorietà del marchio può evitare il rischio di confusione da parte del consumatore?

Per quanto riguarda la prima questione, il Tribunale ha concluso in modo conforme all’Ufficio dell’Unione: la scritta AC Milan costituisce elemento dominante del marchio, ancor più dello stemma della squadra. Poiché il confronto tra segni distintivi deve avvenire una volta individuato l’elemento dominante al loro interno, i giudici hanno confrontato i due elementi testuali (del marchio di cancelleria tedesco e della squadra di calcio) riscontrando somiglianze a livello formale e sostanziale (entrambi si riferiscono alla città di Milano).

Di fronte alla richiesta dei ricorrenti di considerare la notorietà del marchio italiano, appartenente a una squadra di calcio di serie A famosa in Europa e non solo, il Tribunale ha chiarito che questo elemento può essere utilizzato solo a favore (o sfavore) del marchio registrato anteriormente. Poiché anche il marchio della linea di prodotti della InterEs è da considerarsi notorio in Germania non è stato possibile utilizzare il criterio a favore della società italiana.

La vicenda, al di là della risonanza mediatica, avrà delle ricadute pratiche probabilmente limitate: la società calcistica ha intenzione di impugnare la sentenza del Tribunale e proseguirà gli iter di registrazione nazionali nei vari stati membri dell’Unione. In tempi recenti un altro marchio noto, appartenente al colosso della ristorazione McDonald’s, aveva subito una sorte similare perdendo l’utilizzo esclusivo del marchio Big Mac.

 

Attività

Registrazione del marchio: nazionale o internazionale?

La tutela della proprietà industriale è uno strumento giuridico di importanza fondamentale per le aziende produttrici di beni e servizi. Come funziona la disciplina dei marchi registrati sul territorio nazionale? Che differenze ci sono con la tutela riconosciuta al Marchio dell’Unione Europea?

Dopo aver consultato i link indicati nell’articolo, spostate la ricerca online: quali sono i requisiti per registrare un marchio in Italia? A chi ci si deve rivolgere? Cosa consigliereste di fare a un’impresa per proteggere il proprio segno distintivo?

Appuntatevi le risposte (di al massimo 5 righe ciascuna) e confrontatele in classe.

 

Fonti per approfondire:

Riferimenti nei testi Zanichelli:

  • Ronchetti, Diritto ed economia politica 4ed, vol. 2, pp. 13-14
  • Ronchetti, Diritto e legislazione turistica 4ed, vol. 1, pp. 318-324
  • Ronchetti, Diritto e legislazione turistica 4ed, vol. 2 pp. 340-342

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