La nuova procedura di decadenza e nullità del marchio registrato dinanzi all’UIBM
A partire dal 29 dicembre 2022 è entrato in vigore il d.m. n. 180/2022, varato dal Mise (Ministero dello Sviluppo Economico, ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy). Il provvedimento ha modificato il decreto 13 gennaio 2010, n. 33, ossia il Regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale.
La novità rispetto alla disciplina previgente consiste nell’introduzione di un c.d. doppio binario: si consente ai soggetti interessati, ai sensi dell’art. 184 ter, codice di proprietà industriale (da ora, c.p.i.), di poter avviare un procedimento amministrativo dinanzi l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (da ora, UIBM) per accertare la decadenza o la dichiarazione di nullità di un marchio registrato, in alternativa al ricorso all’autorità giurisdizionale.
Rimarranno invece di competenza esclusiva dell’autorità giurisdizionale le azioni di contraffazione e il risarcimento del danno.
La modifica è frutto dell’adeguamento della disciplina nazionale a quella comunitaria (Direttiva europea 2015/2436, sul ravvicinamento delle legislazioni nazionali in materia di marchi di impresa). Questa direttiva stabiliva che, entro il termine del 14 gennaio 2023, gli Stati membri avrebbero dovuto adottare le disposizioni necessarie a prevedere una procedura amministrativa efficiente e rapida per la decadenza o la dichiarazione di nullità di un marchio d’impresa.
Con decreto del Mise, nel maggio 2022, si provvedeva a determinare il diritto di deposito dell’istanza di nullità e decadenza per una somma pari a 500€.
Quali sono i motivi per i quali i soggetti interessati possono domandare la decadenza o la dichiarazione di nullità di un marchio registrato?
Motivi di nullità (art. 184 bis, c. 3, c.p.i.):
a) Nullità assoluta (art. 184 bis, c. 3, lett. a), c.p.i.) riguarda i motivi idonei a impedire la registrazione del marchio. Può essere richiesta da chiunque vi abbia interesse.
L’istanza può essere depositata in presenza di segni privi di carattere distintivo; segni illeciti; segni contrari a normative speciali, quali normativa comunitaria, statale o ad accordi internazionali.
b) Nullità relativa (art. 184 bis, c. 3, lett. b), c.p.i.) riguarda le ipotesi di c.d. doppia identità (preesistenza di marchio registrato a quello depositato) e di segno identico o simile a un marchio notoriamente conosciuto. Questi casi legittimano l’opposizione formale alla registrazione di un marchio. Legittimato è il titolare del diritto anteriore (es. titolare di un marchio previamente registrato).
Motivi di decadenza (art. 184 bis, c. 2, c.p.i.)
Le ragioni per le quali si può presentare un’istanza di decadenza riguardano il caso di sopravvenuta perdita della capacità distintiva del segno (c.d. volgarizzazione), di sopravvenuta ingannevolezza dello stesso, e di mancato utilizzo del marchio.
Per quanto riguarda l’aspetto procedurale, è stata istituita presso l’UIBM un’apposita divisione, destinata alla ricezione di istanze sull’accertamento della decadenza e della dichiarazione di nullità di un marchio.
In particolare, il d.m. n. 180/2022 ha previsto che l’istanza debba essere redatta per iscritto e debbano essere motivate le ragioni della richiesta. Sono poi previsti degli oneri formali, a pena di inammissibilità, relativi al suo contenuto, quali ad es. l’individuazione dell’istante, del numero di registrazione del marchio, i motivi sui quali si fonda la domanda e la firma dell’istante.
Come si articola il procedimento?
- Esame della ricevibilità e dell’ammissibilità della domanda.
- Se questo esame dà un esito positivo, allora l’UIBM comunicherà alle parti l’avvio del procedimento e le avvertirà della loro facoltà di raggiungere un accordo di conciliazione (entro 2 mesi).
- Se non si raggiunge un accordo tra le parti, il titolare del marchio contestato avrà 60 giorni per depositare le proprie deduzioni.
- Trascorso questo termine, l’UIBM concederà all’istante un ulteriore termine di 60 giorni per replicare alle deduzioni del convenuto.
- La replica verrà inviata al titolare del marchio contestato, per poter procedere alle controdeduzioni finali.
- Infine, spetterà all’UIBM pronunciarsi sull’accoglimento – totale o parziale – dell’istanza di decadenza o di dichiarazione di nullità del marchio oppure del suo respingimento.
Le decisioni dell’UIBM sono impugnabili.
Le conseguenze attese dalla modifica legislativa consisteranno, innanzitutto, nel favorire un calo del contenzioso giudiziario; secondariamente, nella riduzione dei costi nonché delle tempistiche necessarie per la risoluzione delle controversie in materia.
Attività
Dopo aver letto la notizia, approfondite il tema dei marchi e dei segni distintivi sul libro di testo. Dividetevi in gruppi e preparate un PowerPoint di al massimo 5 slide nel quale indicate e spiegate:
- cosa si intende per segni distintivi;
- qual è la distinzione tra ditta, l’insegna e il marchio;
- quali sono i motivi di nullità e decadenza di un marchio registrato;
- quali sono le fasi del procedimento amministrativo di decadenza e nullità introdotto con il d.m. n. 180/2022.
Fonti per approfondire:
- Notizia: https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/accertamento-nullita-e-decadenza-marchi-registrati-via-29-dicembre-procedura-avanti-uibm-AEZowAPC
- Testo del d.m. n. 180/2022: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto:2022-07-19;180
Riferimenti nei testi Zanichelli:
- Ronchetti, Diritto ed economia politica 4ed, pp. 23-24
- Ronchetti, Diritto ed economia politica 5ed, pp. 41-42
- Ronchetti, Diritto e legislazione turistica 4ed, vol. 1, pp. 309-310
- Ronchetti, Diritto e legislazione turistica 5ed, vol. 1, pp. 301-302
- Monti, Per questi motivi, vol. 2, p. 440
- Monti, Per questi motivi, Articolazione RIM, vol. 1, p. 440